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Modifiche al Codice di Proprietà Industriale: tutela più forte ai marchi rinomati

di Luca Egitto e Nicola Berardi

Il 23 marzo 2019 entrerà in vigore il D.Lgs. 15/2019 che recepisce la Direttiva UE 2015/2436 e apporta modifiche sia sostanziali sia processuali al Codice di Proprietà Industriale.

Tra le correzioni più rilevanti, il nuovo art. 20 CPI prevede il diritto del titolare del marchio di vietare ai terzi di usare nell’attività economica “un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

L’inciso “anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi” sembrerebbe quindi concedere al titolare del marchio rinomato il diritto di impedire ai terzi non solo l’uso (non autorizzato) in funzione distintiva, ma anche l’uso descrittivo che, in ragione della notorietà del marchio, potrebbe consentire all’utilizzatore di beneficiare di indebiti e non remunerati effetti positivi.

Sarà certamente necessario verificare l’interpretazione data dalle Sezioni Specializzate, ma si tratta di una norma particolarmente rilevante volta ad assicurare una tutela più forte ai titolari dei marchi rinomati.

È inoltre da sottolineare che l’Italia non era tenuta ad ampliare la portata della disposizione poiché il Considerando 18 (“È opportuno che l'uso del segno per motivi diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi sia soggetto alle disposizioni del diritto nazionale”) e l’art. 10 co. 6 (“I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l’uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa o reca pregiudizio agli stessi”) della Direttiva lasciavano i singoli Stati membri liberi di decidere.

Luca Egitto

Esperto in proprietà intellettuale ed industriale, IT, privacy, diritto commerciale e societario in particolare nell’industria dell’intrattenimento, dello sport e del commercio elettronico.

Sito web: www.replegal.it/it/cerca-i-professionisti/150-luca-egitto.html

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