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Corte UE: nessun impedimento per la registrazione della celebre suola rossa come marchio

L’impedimento assoluto di cui all’art. 3, Direttiva 2008/95, che esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, non è applicabile quando il segno consiste in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto poiché, se è pur vero che la forma del prodotto svolge un ruolo nella delimitazione del colore nello spazio, non si può ritenere che il segno sia costituito da tale forma qualora non sia la forma quel che la registrazione del marchio è intesa a tutelare, ma solo l’applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto stesso.

Sulla base di questo principio, la Corte di Giustizia UE (sentenza 12/06/2018, causa C-163/16) ha risolto la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale dell’Aia che – nel giudizio per contraffazione instaurato dalla celebre maison Christian Louboutin contro la società Van Haren, responsabile di aver venduto scarpe da donna con tacco alto la cui suola era rivestita di colore rosso – chiedeva di chiarire la nozione di “forma” che, laddove imposta dalla natura del prodotto, impedisce di procedere alla registrazione del marchio.

La Corte UE ha spiegato che né dalla normativa, né dalla giurisprudenza, né dal senso usuale del termine “forma” risulta che un colore in sé possa costituire una forma. E posto che il marchio controverso non verte su una forma specifica di suola si scarpa con tacco alto – bensì sul colore rosso (Pantone 18-1663TP) applicato alla suola stessa, con il contorno della scarpa che non fa parte del marchio ma ha il solo scopo di evidenziarne la posizione – non interviene alcun impedimento assoluto alla registrazione del colore rosso applicato suola come marchio.

Il Tribunale dell’Aia dovrà quindi fondare la propria decisione sulla controversia sorta tra Louboutin e Van Haren sul presupposto della validità del marchio, fermo restando che la Corte UE si limita ad enunciare il principio di diritto mentre è il Tribunale a valutare il merito della vicenda (e, quindi, l’eventuale contraffazione).

Nicola Berardi

Svolge la propria attività prevalentemente nell’ambito del contenzioso civile e collabora in ambito stragiudiziale in materia di diritto commerciale e societario.

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